용도특허

용도특허는 용도발명에 대한 특허를 말한다. 용도발명이란 특정의 물건에 존재하는 특정 성질만을 이용하여 성립하는 발명을 말한다. 용도발명도 물건의 방법이나 생산방법의 발명과 같이 발명의 일종으로서 특허의 대상이 될 수 있다.

염료로 쓰이던 DDT에 대해 살충제의 용도가 인정되어 특허가 부여된 경우가 해당된다. 용도발명은 사실상 "발견"으로 볼 수 있으나 특정물질의 속성을 단순한 오감에 의한 발견이 아니라 그 물질의 속성의 발견과 용도의 이용간 일정한 창작적 인과관계가 성립 한다고 판단되는 경우 용도발명이 성립될 수 있다.

용도특허와 방법특허

산업재산권안에 특허, 실용신안, 상표권, 디자인권이 있듯이 마치 특허라는 큰 틀 안에 방법특허와 용도특허가 있다고 생각할 수 있다.

방법특허와 용도특허는 특허의 정식 종류가 아니다. 둘 다 동일한 특허인데, 특허를 인정받은 원인에 따라서 편의상 구분하기 위하여 사용한다.

특허를 등록하기 위해서는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이라는 세 조건을 만족시켜야 한다. 예를 들어 어떤 사람이 속옷만큼 얇지만 한겨울에도 전혀 춥지 않은 신소재 티셔츠를 만들었다고 가정해면 당연히 이 사람은 이 티셔츠를 특허 출원할 수 있다. 무에서 유를 만든 사례라고 할 수 있다. 발명은 무에서 유를 창조하는 것 뿐만 아니라, 이미 존재하는 것을 획기적으로 혁신시키는 것도 포함된다.

신소재 티셔츠를 만들기 위하여 한 장당 50만원이라는 비용이 필요했다. 그런데 공정 비용을 획기적으로 바꾸어 한 장당 5천원의 단가로 납품이 가능하게 한다면 이 또한 특허의 대상이 된다. 50만원을 들여 만든 티셔츠와 5천원을 만든 티셔츠는 모두 동일하다. 즉, 산출물은 동일하지만 제조하는 방법을 획기적으로 바꿨다는 점에서 이 또한 발명으로 인정된다. 그리고 이러한 발명은 '방법특허'라고 불린다

우선 용도특허는 방법특허에 비해 훨씬 흔하지 않다. 용도특허란 기존에 쓰이던 용도와 전혀 다른 용도를 찾아내는 경우이다. 가령, 염료로 흔히 사용 되었던 DDT가 살충제로써 사용할 수 있는 것에 특허가 부여된 사례가 있다. 개념적으로 접근하자면 '발명'보다는 '발견'에 가깝지 않냐고 반문할 수도 있다. 그러나 염료로만 사용되던 DDT를 살충제로써 어떻게 사용할 수 있는지를 창작했기 때문에 이는 특허로서 인정된다.

의약 용도특허

의약 용도특허란 의약품의 효능·효과, 용법·용량, 약리기전 등에 관련된 특허이다. 동일한 의약품에 효능효과를 추가하거나, 의약품이 발휘하는 새로운 효능·효과, 용법·용량으로 따로 허가된 경우를 의미한다. 예를 들어 전립선 치료제를 발모제로 개발한 경우(피나스테리드 제제)가 이에 해당한다.

의약용도발명

"의약 용도발명"은, 새로운 물질(신규 물질) 또는 이미 알려진 물질(공지 물질)의 최초의 의약적 용도의 발견에 기인하는 "제 1 의약 용도발명"과, 의약적 용도가 이미 알려진 물질에 대하여 새로운 적응증 등의 발견에 기인하는 "제 2 의약용도 발명"으로 나뉜다.

의약 용도발명의 일반적 특허 요건

최초의 의약적 용도 발견에 기인한 "제1 의약 용도발명"은 "최초의" 발견이므로 신규성과 진보성을 인정받을 것이다. 이미 알려진 물질의 새로운 적응증을 발견하는 "제2 의약용도" 발명의 경우, 제2 의약용도를 처음 발견한 것이라면 신규성과 진보성을 인정받을 수 있을 것이다.

의약 용도발명의 경우, 인체를 치료하는 의약의 치료 효과에 관한 것이다. 따라서 특허 명세서에는 이러한 의약 용도가 구체적으로 기재되어야 한다. 의약 용도발명의 특허 요건과 관련되어 특히 문제되는 것은 명세서 기재 요건이다.

명세서 기재 요건

1. 발명의 상세한 설명의 기재 요건

(1) 약리 효과는 특허출원시에 명세서에 기재하여야 한다. 의약에 관한 용도발명은 명세서에 의학적 용도를 뒷받침하기 위한 약리효과를 출원시에 기재하여야 한다. 약리효과는 원칙적으로 임상시험에 의해서 뒷받침되어야 하나 발명의 내용에 따라서는 임상시험 대신에 동물 시험이나 시험관내 시험으로 기재해도 좋다.

(2) 구체 사례 ▶ 대법원 2001.11.30. 선고 2001후65

• 특허출원 제1998-0705650호
• 발명 내용
• [청구항 1] 치료 효과량의 하기 화학식 Ⅰ의 화합물 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 산 부가염 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 부신피질자극호르몬 유리인자(CRF)에 의해 유도되거나, 매개되거나, 촉진되거나, 증가된 양의 CRF를 특징으로 하는 1종 이상의 질병을 치료 또는 예방하기 위한 약학 조성물: 화학식 I
• 주요 쟁점

약리효과가 기재되어 있어야 명세서 기재 요건을 충족하고 있는지 그리고 약리효과 데이터를 특허출원 이후 추후 제출할 수 있는지 여부가 문제된 사안

• 판결 내용

특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다.

• 시사점

의약 용도발명은 약리효과를 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다고 판시한 것이다. 또한 약리데이터 등을 추후 제출하는 보정은 인정해주지 않음을 명시하였다.

따라서 의약 용도발명에 대해 특허출원을 하는 경우에는 약리효과를 증명하는 데이터를반드시 특허출원 명세서에 기재하여야 한다.

특허청구범위 기재 요건

(1) 의약 용도발명은 원칙적으로 물(物)의 형식으로 기재하여야 한다.

(2) 의약 용도 표시에 있어서, 의약 용도를 한정하지 않은 "의약", "치료제"라는 포괄적 기재는 허용되지 않는다. 의약용도의 표시는 원칙적으로 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방에 해당하는 약효로써 표현해야 한다. 단, 의약 용도가 약리기전으로만 정의되어 있다 하더라도 당해 표현이 통상의 기술자에게 구체적인 약효로 인식되어 있어서 의약으로서의 용도가 명확하다고 인정되는 경우에는 그러한 기재를 허용할 수 있다.

(3) 구체 사례 ▶ 대법원 2001.11.30. 선고 2001후65

• 특허출원 제1995-0703700호
• 발명 내용
• [청구항 1] 하기 일반식을 갖는 맥관형성-억제 화합물 및 제약학적으로 허용가능한 부형제를 포함하는, 맥관형성을 억제하는데 효과적인 조성물:
• 주요 쟁점

"맥관형성을 억제하는 데 효과적인" 이라는 표현이 약효에 관한 기재로서 명확한 것인지, 의약 용도를 구체적으로 표시하는 기재에 해당하는 것인지가 문제가 된 사안

• 판결 내용

이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 출원발명이 탈리도마이드 및 관련 화합물을 투여함으로써 원치않는 맥관형성을 방지하는 데에 있고, 비조절된 맥관형성으로 인해 생성된 다양한 병리학적 상태는 맥관형성 의존 또는 관련 질병으로 합쳐져서 군을 이루고 맥관형성 과정의 조절을 위한 치료는 그 질병의 철폐 및 완화로 이끌 수 있다고 기재되어 있으며, 이 사건 출원발명의 특허출원 전에 공지된 문헌에도 '종양의 성장, 신혈관 녹내장 및 류머티스성 관절염의 병리학적 진행과정 등과 같은 다양한 증상들이 맥관형성 의존 질병으로 함께 그룹 지어질 수 있고, 그들의 병인(病因)에서 맥관형성 성분을 조절함으로써 그 진행을 제어할 수 있다'고 기재되어 있는바, 따라서 의약의 용도발명에 관한 청구항 제1항의 기재내용은 그 조성물의 유효성분에 맥관형성을 억제하는 특별한 성질이 있다는 사실의 발견에 기초하여 병리학적 진행과정에서 나타나는 원하지 않는 맥관형성을 치료 또는 예방할 수 있다는 취지의 약효를 표현하고 있고 그 내용 또한 명확하다 할 것이므로, 청구항 제1항은 맥관형성 기전이나 맥관형성 억제기전과 질병과의 상관관계가 공지되었는지 여부에 관계없이 의약의 용도를 명확히 표시하고 있다고 봄이 상당하다.

• 시사점

의약용도를 약효로서 특정하지 않고 약리기전으로만 특정하더라도 해당 표현이 통상의 기술자에게 구체적인 약효로 인식되는 경우는 의약 용도로 인정해 줄 수 있다는 판결이다. 그러나, 실무적으로, 약리기전을 약효로 인정 받기가 그리 쉽지는 않으므로 의약용도발명의 특허출원시 특허청구범위는 약효로서 특정하는 것이 안전하다.

신규성 요건

동일물질에 대한 의약 용도발명은 용도를 달리하는 한 동일하다고 볼 수 없다. 예를 들면, 비아그라(실데나필)는 처음에는 협심증 치료제로 개발되었는데(제1 용도), 이후 발기부전 치료제로 이용되고 있다(제 2용도). 이 때 "협심증 치료제용 실데나필"과 "협심증 치료제용 실데나필"은 서로 다른 발명으로 본다.

진보성 요건

진보성 요건은 일반적인 발명의 판단 방법에 따른다. 특허출원된 용도발명의 조성물이 인용발명의 구성과 큰 차이가 없고, 기술적 과제의 해결과도 관련이 없어서, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에서 인용발명의 구성으로부터 출원발명에 쉽게 이를 수 있는 정도라면 진보성이 인정되지 않는다.

나라별 의약 용도발명 기재 형식

의약의 용도발명은 인체의 치료방법과 밀접한 관련이 있기 때문에 청구항을 어떻게 기재할지, 특허성을 어떻게 인정할지에 대한 논란이 있어 왔다. 또한, 각국의 산업 정책에 따라 국가별로 상이한 청구항 기재방식만을 인정하고 있다. 따라서, 국내뿐만 아니라 해외 각국에서 인정하는 청구항 형식을 정확하게 파악하는 것이 의약의 용도발명을 특허로 적절하게 보호하기 위해서 반드시 필요하다.

참고자료

• 최종완, 〈방법특허와 용도특허란 무엇인지 알려주세요.〉, 《국립안동대학교산학협력단》, 2013-07-30
• 유정민 변리사, 〈의약 용도발명의 특허 요건〉, 《제약산업정보포털》, 2015-07-06
• 기율특허, 〈방법특허와 용도특허의 차이점은?〉, 《네이버 블로그》, 2020-03-05

같이 보기

• 특허
• 특허청
• 특허출원
• 발명특허
• 물질특허
• 제형특허
• 조성물특허
• 특허권자

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